论专利侵权判定之等同原则
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摘要
知识产权是当今社会的一项重要的财产权,而对于其重要组成部分的专利权的保护却一直存在着争议。对于专利侵权判定来说,等同原则是一个由美国判例法逐渐发展起来的一项平衡专利权人和社会公众的原则,至今已有两百年左右的历史,其正在逐渐成为世界所公认的一项原则。本文通过对该原则的历史回顾,并结合其新近的发展,对其内涵、适用乃至限制作一些探讨,并在最后,结合我国专利保护的实际情况,对我国在立法和司法实践中对该原则的运用做了一些探讨和评论
本文大体上可分为两大部分:前言和正文。
在前言部分中,从专利侵权判定中适用等同原则的必要性来是说明选择其作为研究对象的原因。
正文共分为五章,现分述如下:
第一章“等同原则的历史演变”,等同原则的发展是由美国的众多判例逐步完善起来的,其中有一些经典判例对其发展起了重要贡献。因此,本文将其分为三个阶段,即起源、发展和当代,并结合相应的判例,对其在不同阶段的内涵做了探讨,为下文论证打好基础。
第二章“等同原则的价值及弊端”,等同原则的提出是为了保护专利权人的利益,但这种原则在有其正面价值的同时,也不可避免的会带来一些负面影响,本章对其价值和弊端进行分析,以为下文提出的对其限制做好分析基础。
第三章“等同原则的适用”,本章共分四小节,对等同原则在司法实践中如何应用,做了较为详细的探讨。
第四章“等同原则的制衡原则”,本章是在前文的基础上,结合判例探讨了对等同原则进行限制的“公知技术原则”和“禁止反悔原则”,以期达到平衡专利权人和公众的利益。
第五章“等同原则在中国的立法、司法现状”,在前文的基础上,结合我国的立法和司法解释,及司法判例对我国目前的现状做了探讨和评论,并在最后的小节中提出了建议。
The intellectual property rights are now important property rights in our society, but to the protection of the patent which was regarded as the important constituent always has dispute. Said to determining the infringement of patent right, doctrine of Equivalent which developed from the American case law was a principle in balancing the benefit between the public and the patentee. It has been becoming a principle gradually which the world recognizes for two hundreds years from now on. This thesis which combined with its recently development gives a historical review to this principle,and research on its connotation, adaption and even the limitation. At the end , the author gives the review to the concrete utilization of this principle in legislation and judicial practice of our country.
In the foreword part, from the necessity to adapt doctrine of Equivalent in the process of determining patenr infringment to explain the reason of choose it as the research object .
The main text altogether divides into five chapters, presently states as follows:
Chapter 1“Historical evolution of the doctrine of equivalent”, the development of the doctrine of equivalent is consummates gradually by the American legal precedent, including some classical legal precedents which gives important contribution to the development of it. Therefore, this article divides it into three stages, namely the origin, the development and the present, and combine corresponding legal precedent to made the discussion on its connotation in the different stage, builds the proof foundation for the follows
Chapter 2 "the value and the malpractice of the doctrine of equivalent ", the doctrine of equivalent is to protect patent holder's benefit, but this kind of principle while has its positive value, also is inevitable can bring some negative influences, this chapter carries on the analysis to its value and the malpractice, build analysis foundation to its limitation. as follows
Chapter 3 "the application of the doctrine of equivalent ", this chapter altogether divides four sections, made a more detailed discussion.on how to apply this principle in the judicial practice,
Chapter 4 "the restriction of the doctrine of equivalent ", this chapter is on the foundation of the front article, combine the legal precedent to discuss”the prohibition reneges principle”and“the free common knowledge technology principle”which was regarded as the restriction of the doctrine of equivalent. to expect to achieve the balance of the patent holder and public's benefit.
Chapter 5 " the present legislation and the judicial situation of the doctrine of equivalent in China ", on the basis of the front article ,unified the legislation and the judicial interpretation of our country, and the judicial legal precedent has made the discussion and the commentary to our country at present situation, and put forward the proposal in the final section..
本文大体上可分为两大部分:前言和正文。
在前言部分中,从专利侵权判定中适用等同原则的必要性来是说明选择其作为研究对象的原因。
正文共分为五章,现分述如下:
第一章“等同原则的历史演变”,等同原则的发展是由美国的众多判例逐步完善起来的,其中有一些经典判例对其发展起了重要贡献。因此,本文将其分为三个阶段,即起源、发展和当代,并结合相应的判例,对其在不同阶段的内涵做了探讨,为下文论证打好基础。
第二章“等同原则的价值及弊端”,等同原则的提出是为了保护专利权人的利益,但这种原则在有其正面价值的同时,也不可避免的会带来一些负面影响,本章对其价值和弊端进行分析,以为下文提出的对其限制做好分析基础。
第三章“等同原则的适用”,本章共分四小节,对等同原则在司法实践中如何应用,做了较为详细的探讨。
第四章“等同原则的制衡原则”,本章是在前文的基础上,结合判例探讨了对等同原则进行限制的“公知技术原则”和“禁止反悔原则”,以期达到平衡专利权人和公众的利益。
第五章“等同原则在中国的立法、司法现状”,在前文的基础上,结合我国的立法和司法解释,及司法判例对我国目前的现状做了探讨和评论,并在最后的小节中提出了建议。
The intellectual property rights are now important property rights in our society, but to the protection of the patent which was regarded as the important constituent always has dispute. Said to determining the infringement of patent right, doctrine of Equivalent which developed from the American case law was a principle in balancing the benefit between the public and the patentee. It has been becoming a principle gradually which the world recognizes for two hundreds years from now on. This thesis which combined with its recently development gives a historical review to this principle,and research on its connotation, adaption and even the limitation. At the end , the author gives the review to the concrete utilization of this principle in legislation and judicial practice of our country.
In the foreword part, from the necessity to adapt doctrine of Equivalent in the process of determining patenr infringment to explain the reason of choose it as the research object .
The main text altogether divides into five chapters, presently states as follows:
Chapter 1“Historical evolution of the doctrine of equivalent”, the development of the doctrine of equivalent is consummates gradually by the American legal precedent, including some classical legal precedents which gives important contribution to the development of it. Therefore, this article divides it into three stages, namely the origin, the development and the present, and combine corresponding legal precedent to made the discussion on its connotation in the different stage, builds the proof foundation for the follows
Chapter 2 "the value and the malpractice of the doctrine of equivalent ", the doctrine of equivalent is to protect patent holder's benefit, but this kind of principle while has its positive value, also is inevitable can bring some negative influences, this chapter carries on the analysis to its value and the malpractice, build analysis foundation to its limitation. as follows
Chapter 3 "the application of the doctrine of equivalent ", this chapter altogether divides four sections, made a more detailed discussion.on how to apply this principle in the judicial practice,
Chapter 4 "the restriction of the doctrine of equivalent ", this chapter is on the foundation of the front article, combine the legal precedent to discuss”the prohibition reneges principle”and“the free common knowledge technology principle”which was regarded as the restriction of the doctrine of equivalent. to expect to achieve the balance of the patent holder and public's benefit.
Chapter 5 " the present legislation and the judicial situation of the doctrine of equivalent in China ", on the basis of the front article ,unified the legislation and the judicial interpretation of our country, and the judicial legal precedent has made the discussion and the commentary to our country at present situation, and put forward the proposal in the final section..
引文
1 程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003年版,第 25 页。
2 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版,第 374 页。
3 相同侵权又称字面侵权,是指涉嫌侵权的产品或方法覆盖了专利权利要求书中的全部技术特征,或者说专利权利要求书中的全部技术特征都可以在涉嫌侵权产权或方法中找到。
4 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年 10 月第 3 版,第 109 页。
5 但也有人对其价值原则提出质疑,如李岑博士就认为知识产权(当然包括专利)的价值在于利益分配而非传统的鼓励“创造”,见李琛著:《论知识产权法的体系化》北京大学出版社20005 年版 ,第 141 页。
6 张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 209 页。
7 由于该部法规是在 1623 年提交英国国会通过并颁布的,故也有人称之为“1623 年垄断法规”。
8 冯晓青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 253页。
9 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版,第 376 页。
10 也有人翻译称威南诉丹麦德案。见程永顺、罗李华著:《专利侵权判定-中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 1998 年版,第 122 页。
11 张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 204-205 页。
12 Winans v. Denmead,56 U.S.(15 HOW)330(1583)。
13 马浩:《美国专利实践中的等同原则》,载《专利法研究》专利文献出版社 1996 年版,第248 页。
14 需要指明的是,这种“中心限定”说和今天的“中心限定”说有些差异,现在所谓的“中心限定”往往是指以“利要求书”中心的限定,但美国直到 1836 年的专利法中才规定了专利文件中包括“利要求书”,而且那时的“权利要求书”也只是突出“说明书”的要点而已,其法律效力和今天的“利要求书”的效力完全不同。
15马浩: 《美国专利实践中的等同原则》,载《专利法研究》专利文献出版社 1996 年版,第 250 页。
16 在 1879 年的波恩斯诉麦尔(Graber Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Products Co)一案中美最高院指出“法院在解释权利要求时应该非常谨慎,不应该把专利局所授予的专利保护范围加以扩大”。
17 Graver Tank & Mfg Co., Inc. Etal. v. Linde Air Products Co.339 U.S. 605 (1950)。
18 曲三强:《专利侵权归责的等同原则研究》,载《现代财经》,2002 年第 9 期。
19 美国将侵权判决分成两个步骤,即确定专利权保护范围以及与被控侵权行为进行比较。在美国法律问题由法官判断,而事实问题则由陪审团来判断。前者属于法律问题,应当由法官确定,这已不存在什么异议;而根据等同原则来认定侵权到底是属于法律问题还是事实问题,则存在着较大的分歧。由于在我国法律问题和事实问题都是由法官来判定,所以美国法中对于这个问题的讨论对于我国目前法律制度的借鉴没什么意义,所以本文对此问题也不会着墨过多,只是把它当成一个结论提出来。
20 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版,第 419 页。
21 吴汉东:《法哲学家对知识产权法的哲学解读》,载《法商研究》,2003 年第 5 期。
22 冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年 1 版,第 15 页。
23 参见 WIOP 编:Introduction to IP ,1997 年 Kluwer Law International 出版公司出版,转引自郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年版,第 31 页。
24 程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003年版,第 25 页。
25 尽管也有人认为发明者的动力是兴趣,但这只是极少数的看法,从理性人的角度看有利益刺激显然会增加发明者的动力。
26 如《我国专利法实施细则》第二十一条第一款就规定,“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特这,清楚和简要地表述请求保护的范围”。此外,美国专利法第 112 条也做了类似的规定。
27 Lock, bk. Ⅱ.ξ27, 39. 转引自冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年版,第 17 页。
28冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年 3 月第 1 版,第 53 页。
29 Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co,520U.S.17(1997)。
30 日本《最高裁判所民事判例集》第 52 卷第 113 页;判例时报第 1630 号第 32 页,转引自 刘惠明:《试论确定专利保护范围的等同原则》,载《外国法译评》,1999 年第 4 期,第 101 页。
31 需要指明的是,这种“中心限定”说和今天的“中心限定”说有些差异,现在所谓的“中心限定”往往是指以“利要求书”中心的限定,但美国直到 1836 年的专利法中才规定了专利文件中包括“利要求书”,而且那时的“利要求书”也只是突出“说明书”的要点而已,其法律效力和今天的“利要求书”的效力完全不同。
32 刘继祥:《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社 2002 年版,第 80 页。
33 美国的联邦法院系统分为三层:地方法院、巡回上诉法院和最高法院。现在美国共有 13个巡回上诉法院,其中第一到第十一巡回上诉法院分布于全国,管辖所在区域的上诉案件,哥伦比亚特区巡回上诉法院管辖首都华盛顿地区的上诉案件,联邦巡回上诉法院则为特殊的专业性巡回上诉法院,专门管辖全国涉及专利的上诉案件。在 80 年代以前,美国绝大多数的专利上诉案件都由各巡回区的巡回上诉法院独立受理,可谓“政出多门”,这些法院的判决五花八门,非常不一致。美国国会因此在 1982 年通过一项法案,决定在美国首都华盛顿设立一个联邦巡回上诉法院,统一处理全美专利上诉案件。1982 年 10 月 1 日美国联邦巡回上诉法院正式成立。参见李明德:《美国专利法中的等同原则》,《外国法评议》,1999 年第 2期, 第 73-74 页。
34 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》,专利文献出版社 2002年版,第 141 页。
35 冯小青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 273页。
36 曲三强:《专利侵权归责的等同原则研究》,载《现代财经》,2002 年第 9 期。
37 冯小青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 274页
38 张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 225-228 页
39 关于本案,将在后面详细论述。
40 李青武:《我国<专利法>中专利保护范围的不确定性及其对策——兼论等同原则在我国专利保护中的适用》,载于《安徽教育学院学报》第 19 卷第 5 期,第 60 页。
41 冯晓青:《知识产权法基础理论若干问题研究(上)》,载与《湘江法律评论》,湖南人们出版社年版,第 104 页。
42 所谓迂回发明是指对以取得专利权的产品制作方法(方法发明),故意加上一些多余无用的步骤,来避开专利的发明,但其实质上与专利发明等同。
43 刘惠明:《试论确定专利保护范围的等同原则》,载于《外国法评议》1999 年第 4 期,第101 页。
44 张泽吾:《论整体等同理论与全部技术特征原则,载于《科技与法律》,2004 年第 4 期。
45 吴汉东:《关于知识产权制度的经济学思考》,载与《法学》2000 年第 4 期,第 33 页。
46 高德步著:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社 1999 年版,第 40页。
47 江镇华:《关于“等同物”的探讨》,载于《知识产权》,1996 年第 4 期,第 44 页。
48 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 1998年版,第 136 页。
49 刘继祥:《试论专利侵权诉讼中的等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社 2002 年版,第 81 页。
50 北京市高级人民法院于 2001 年 9 月 29 日通过《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中采纳了侵权日说,但这只是北京高院内部的一个指导意见。
51 大多数人认为应该采纳侵权日,但也有人认为是申请日或优先权日,见冯晓青、杨利华主编:《知识产权法学》2005 年版,第 339 页。
52 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,专利文献出版社 1998 年版,第 186 页。
53尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年年 4 月第 2 版,第 448 页。
54 刘洪:《谈专利侵权诉讼中的等同原则》,载于《法官论知识产权》,法律出版社 1999 年版,第 147-148 页。
55 李明德:《美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案述评》,载于《外国法译评》,1999 年第 2 期。
56 董红梅:《等同侵权行为的判断》,载于《知识产权》2004 年第 2 期。
57 以上的对此案审理的过程见 http://www.ll.georgetown.edu/federal/judi cial/fed/opinions/ 95opinions/95-1066c.html 2005 年 12 月 5 日访问。关于本案的中文介绍可参见,莫修:“Festo 公司诉 SKK 有限公司案-美国最高法院关于等同侵权的最新判例”,载《专利法研究 2003 年》,第 140-143 页。
58 美国专利法第 112 条规定的形式要求:说明书应该对发明、制作与使用该项发明的方式和工艺过程,用完整、清晰、简洁而确切的词句加以描述,使任何熟悉该项发明所属的或与该项发明密切相关的技艺的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人所拟定的实施其发明的最佳方式。
59 上述所引用的最高院的观点均来自于 FestoⅧ,535 U.S.(2002)。并参考了,鲁灿:《专利侵权的判定原则》,华东政法学院法律硕士学位论文,2004 年。
60FestoCo.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.Ltd.etalhttp://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/95opinions/95-1066c.html 2005 年 12 月 5 日访问。
61 如我国《专利法》第 22 条及第 23 条关于新颖性的规定,也只是要求该技术在申请日之前未在国内公开适用或国内外出版物上公开发表过。
62 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年年 4 月第 2 版,第 499 页。
63 我国《专利法》第 45 条规定,“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。
64 Trips 第 41 条第 4 款规定“对于行政的终局决定,以及(在符合国内法对有关案件重要性的司法管辖规定的前提下)至少对案件是非的初审司法判决中的法律问题,诉讼当事人应有机会提交司法当局复审”。
65 一般来讲,一旦原告提起侵权诉讼,被告大都会去复审委提出无效请求,而根据相关的司法解释受理侵权的法院一般也都会终止审理。
66 赵元果主编:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社,2003 年版,第 10 页。
67 赵元果主编:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社,2003 年版,第 11 页。
68 曹建明主编:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社 2002 年版,第 92 页。
69 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年版,第 4 页。
70 2000 年修改的新专利法已经取消了专利的撤销程序,而北京市高级人民法院 2001 年发布的此意见中还保留着撤销程序,这是个不该出现的缺陷。
71 目前一中院在实际立案过程中,往往会询问当事人本专利是否涉及到侵权诉讼,如果有的话,案件实际上将是民庭的法官受理,反之是行政庭的法官受理。如果是民庭法官审理的话,将不仅仅是审查程序,而要对权利要求都重新审核。
72 参见(2003)呼民四初字第 113 号、(2005)一中行初字第 101 号及(2005)高行终字第424 号。
73 所谓“全部技术特征原则”是指看是否都能够在被控侵权物中找到 与专利权利要求中的每一个技术特征相同的对应技术特征,如果能找到则可直接判定侵权成立,反之若侵权物的技术特征比权利要求中的技术特征少则要考虑是否应用等同原则等来判定是否侵权成立。
74 杨金琪编著:《专利、商标、技术合同疑难案例评析》,中国物资出版社出版,1995 年版,第 111 页。
75 杨金琪编著:《专利、商标、技术合同疑难案例评析》,中国物资出版社出版,1995 年版,第 115 页。
76 程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003年版,第 162 页。
77 (2005)民三提字第 1 号。
78 (2002)沪二中民五(知)初字第 11 号。
79 “发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。
1、程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003 年版。
2、尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版。
3、郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年 10 月第 3 版。
4、冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年 1 版。
5、程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,专利文献出版社 1998 年版。
6、李琛著:《论知识产权法的体系化》,北京大学出版社 20005 年版。
7、高德步著:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社 1999年版。
1、赵元果主编:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社,2003 年版。
2、曹建明主编:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社 2002 年版。
3、杨金琪编著:《专利、商标、技术合同疑难案例评析》,中国物资出版社出版,1995 年版。
4、冯小青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004年版。
5、冯晓青、杨利华主编:《知识产权法学》2005 年版。
6、张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版。
1、马浩:《美国专利实践中的等同原则》,载《专利法研究》专利文献出版社 1996 年版。
2、曲三强:《专利侵权归责的等同原则研究》,载《现代财经》,2002 年第 9期。
3、吴汉东:《法哲学家对知识产权法的哲学解读》,载《法商研究》,2003年第 5 期。
4、刘惠明:《试论确定专利保护范围的等同原则》,载《外国法译评》,1999年第 4 期。
5、刘继祥:《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社 2002 年版。
6、冯晓青:《知识产权法基础理论若干问题研究(上)》,载与《湘江法律评论》,湖南人民出版社 2003 年版。
7、张泽吾:《论整体等同理论与全部技术特征原则,载于《科技与法律》,2004 年第 4 期。
8、吴汉东:《关于知识产权制度的经济学思考》,载与《法学》2000 年第 4期。
9、高德步著:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社 1999年版。
10、江镇华:《关于“等同物”的探讨》,载于《知识产权》,1996 年第 4 期。
11、李明德:《美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案述评》,载于《外国法译评》,1999 年第 2 期。
12、刘洪:《谈专利侵权诉讼中的等同原则》,载于《法官论知识产权》,法律出版社 1999 年版。
13、董红梅:《等同侵权行为的判断》,载于《知识产权》2004 年第 2 期。
14、吴汉东:《关于知识产权制度的经济学思考》,载与《法学》2000 年第 4期。
鲁灿:《专利侵权的判定原则》,华东政法学院法律硕士学位论文,2004 年。
2 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版,第 374 页。
3 相同侵权又称字面侵权,是指涉嫌侵权的产品或方法覆盖了专利权利要求书中的全部技术特征,或者说专利权利要求书中的全部技术特征都可以在涉嫌侵权产权或方法中找到。
4 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年 10 月第 3 版,第 109 页。
5 但也有人对其价值原则提出质疑,如李岑博士就认为知识产权(当然包括专利)的价值在于利益分配而非传统的鼓励“创造”,见李琛著:《论知识产权法的体系化》北京大学出版社20005 年版 ,第 141 页。
6 张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 209 页。
7 由于该部法规是在 1623 年提交英国国会通过并颁布的,故也有人称之为“1623 年垄断法规”。
8 冯晓青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 253页。
9 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版,第 376 页。
10 也有人翻译称威南诉丹麦德案。见程永顺、罗李华著:《专利侵权判定-中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 1998 年版,第 122 页。
11 张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 204-205 页。
12 Winans v. Denmead,56 U.S.(15 HOW)330(1583)。
13 马浩:《美国专利实践中的等同原则》,载《专利法研究》专利文献出版社 1996 年版,第248 页。
14 需要指明的是,这种“中心限定”说和今天的“中心限定”说有些差异,现在所谓的“中心限定”往往是指以“利要求书”中心的限定,但美国直到 1836 年的专利法中才规定了专利文件中包括“利要求书”,而且那时的“权利要求书”也只是突出“说明书”的要点而已,其法律效力和今天的“利要求书”的效力完全不同。
15马浩: 《美国专利实践中的等同原则》,载《专利法研究》专利文献出版社 1996 年版,第 250 页。
16 在 1879 年的波恩斯诉麦尔(Graber Tank &Mfg. Co. v. Linde Air Products Co)一案中美最高院指出“法院在解释权利要求时应该非常谨慎,不应该把专利局所授予的专利保护范围加以扩大”。
17 Graver Tank & Mfg Co., Inc. Etal. v. Linde Air Products Co.339 U.S. 605 (1950)。
18 曲三强:《专利侵权归责的等同原则研究》,载《现代财经》,2002 年第 9 期。
19 美国将侵权判决分成两个步骤,即确定专利权保护范围以及与被控侵权行为进行比较。在美国法律问题由法官判断,而事实问题则由陪审团来判断。前者属于法律问题,应当由法官确定,这已不存在什么异议;而根据等同原则来认定侵权到底是属于法律问题还是事实问题,则存在着较大的分歧。由于在我国法律问题和事实问题都是由法官来判定,所以美国法中对于这个问题的讨论对于我国目前法律制度的借鉴没什么意义,所以本文对此问题也不会着墨过多,只是把它当成一个结论提出来。
20 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版,第 419 页。
21 吴汉东:《法哲学家对知识产权法的哲学解读》,载《法商研究》,2003 年第 5 期。
22 冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年 1 版,第 15 页。
23 参见 WIOP 编:Introduction to IP ,1997 年 Kluwer Law International 出版公司出版,转引自郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年版,第 31 页。
24 程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003年版,第 25 页。
25 尽管也有人认为发明者的动力是兴趣,但这只是极少数的看法,从理性人的角度看有利益刺激显然会增加发明者的动力。
26 如《我国专利法实施细则》第二十一条第一款就规定,“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特这,清楚和简要地表述请求保护的范围”。此外,美国专利法第 112 条也做了类似的规定。
27 Lock, bk. Ⅱ.ξ27, 39. 转引自冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年版,第 17 页。
28冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年 3 月第 1 版,第 53 页。
29 Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co,520U.S.17(1997)。
30 日本《最高裁判所民事判例集》第 52 卷第 113 页;判例时报第 1630 号第 32 页,转引自 刘惠明:《试论确定专利保护范围的等同原则》,载《外国法译评》,1999 年第 4 期,第 101 页。
31 需要指明的是,这种“中心限定”说和今天的“中心限定”说有些差异,现在所谓的“中心限定”往往是指以“利要求书”中心的限定,但美国直到 1836 年的专利法中才规定了专利文件中包括“利要求书”,而且那时的“利要求书”也只是突出“说明书”的要点而已,其法律效力和今天的“利要求书”的效力完全不同。
32 刘继祥:《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社 2002 年版,第 80 页。
33 美国的联邦法院系统分为三层:地方法院、巡回上诉法院和最高法院。现在美国共有 13个巡回上诉法院,其中第一到第十一巡回上诉法院分布于全国,管辖所在区域的上诉案件,哥伦比亚特区巡回上诉法院管辖首都华盛顿地区的上诉案件,联邦巡回上诉法院则为特殊的专业性巡回上诉法院,专门管辖全国涉及专利的上诉案件。在 80 年代以前,美国绝大多数的专利上诉案件都由各巡回区的巡回上诉法院独立受理,可谓“政出多门”,这些法院的判决五花八门,非常不一致。美国国会因此在 1982 年通过一项法案,决定在美国首都华盛顿设立一个联邦巡回上诉法院,统一处理全美专利上诉案件。1982 年 10 月 1 日美国联邦巡回上诉法院正式成立。参见李明德:《美国专利法中的等同原则》,《外国法评议》,1999 年第 2期, 第 73-74 页。
34 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》,专利文献出版社 2002年版,第 141 页。
35 冯小青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 273页。
36 曲三强:《专利侵权归责的等同原则研究》,载《现代财经》,2002 年第 9 期。
37 冯小青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004 年版,第 274页
38 张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版,第 225-228 页
39 关于本案,将在后面详细论述。
40 李青武:《我国<专利法>中专利保护范围的不确定性及其对策——兼论等同原则在我国专利保护中的适用》,载于《安徽教育学院学报》第 19 卷第 5 期,第 60 页。
41 冯晓青:《知识产权法基础理论若干问题研究(上)》,载与《湘江法律评论》,湖南人们出版社年版,第 104 页。
42 所谓迂回发明是指对以取得专利权的产品制作方法(方法发明),故意加上一些多余无用的步骤,来避开专利的发明,但其实质上与专利发明等同。
43 刘惠明:《试论确定专利保护范围的等同原则》,载于《外国法评议》1999 年第 4 期,第101 页。
44 张泽吾:《论整体等同理论与全部技术特征原则,载于《科技与法律》,2004 年第 4 期。
45 吴汉东:《关于知识产权制度的经济学思考》,载与《法学》2000 年第 4 期,第 33 页。
46 高德步著:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社 1999 年版,第 40页。
47 江镇华:《关于“等同物”的探讨》,载于《知识产权》,1996 年第 4 期,第 44 页。
48 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 1998年版,第 136 页。
49 刘继祥:《试论专利侵权诉讼中的等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社 2002 年版,第 81 页。
50 北京市高级人民法院于 2001 年 9 月 29 日通过《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中采纳了侵权日说,但这只是北京高院内部的一个指导意见。
51 大多数人认为应该采纳侵权日,但也有人认为是申请日或优先权日,见冯晓青、杨利华主编:《知识产权法学》2005 年版,第 339 页。
52 程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,专利文献出版社 1998 年版,第 186 页。
53尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年年 4 月第 2 版,第 448 页。
54 刘洪:《谈专利侵权诉讼中的等同原则》,载于《法官论知识产权》,法律出版社 1999 年版,第 147-148 页。
55 李明德:《美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案述评》,载于《外国法译评》,1999 年第 2 期。
56 董红梅:《等同侵权行为的判断》,载于《知识产权》2004 年第 2 期。
57 以上的对此案审理的过程见 http://www.ll.georgetown.edu/federal/judi cial/fed/opinions/ 95opinions/95-1066c.html 2005 年 12 月 5 日访问。关于本案的中文介绍可参见,莫修:“Festo 公司诉 SKK 有限公司案-美国最高法院关于等同侵权的最新判例”,载《专利法研究 2003 年》,第 140-143 页。
58 美国专利法第 112 条规定的形式要求:说明书应该对发明、制作与使用该项发明的方式和工艺过程,用完整、清晰、简洁而确切的词句加以描述,使任何熟悉该项发明所属的或与该项发明密切相关的技艺的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人所拟定的实施其发明的最佳方式。
59 上述所引用的最高院的观点均来自于 FestoⅧ,535 U.S.(2002)。并参考了,鲁灿:《专利侵权的判定原则》,华东政法学院法律硕士学位论文,2004 年。
60FestoCo.v.ShoketsuKinzokuKogyoKabushikiCo.Ltd.etalhttp://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/95opinions/95-1066c.html 2005 年 12 月 5 日访问。
61 如我国《专利法》第 22 条及第 23 条关于新颖性的规定,也只是要求该技术在申请日之前未在国内公开适用或国内外出版物上公开发表过。
62 尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年年 4 月第 2 版,第 499 页。
63 我国《专利法》第 45 条规定,“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。
64 Trips 第 41 条第 4 款规定“对于行政的终局决定,以及(在符合国内法对有关案件重要性的司法管辖规定的前提下)至少对案件是非的初审司法判决中的法律问题,诉讼当事人应有机会提交司法当局复审”。
65 一般来讲,一旦原告提起侵权诉讼,被告大都会去复审委提出无效请求,而根据相关的司法解释受理侵权的法院一般也都会终止审理。
66 赵元果主编:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社,2003 年版,第 10 页。
67 赵元果主编:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社,2003 年版,第 11 页。
68 曹建明主编:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社 2002 年版,第 92 页。
69 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年版,第 4 页。
70 2000 年修改的新专利法已经取消了专利的撤销程序,而北京市高级人民法院 2001 年发布的此意见中还保留着撤销程序,这是个不该出现的缺陷。
71 目前一中院在实际立案过程中,往往会询问当事人本专利是否涉及到侵权诉讼,如果有的话,案件实际上将是民庭的法官受理,反之是行政庭的法官受理。如果是民庭法官审理的话,将不仅仅是审查程序,而要对权利要求都重新审核。
72 参见(2003)呼民四初字第 113 号、(2005)一中行初字第 101 号及(2005)高行终字第424 号。
73 所谓“全部技术特征原则”是指看是否都能够在被控侵权物中找到 与专利权利要求中的每一个技术特征相同的对应技术特征,如果能找到则可直接判定侵权成立,反之若侵权物的技术特征比权利要求中的技术特征少则要考虑是否应用等同原则等来判定是否侵权成立。
74 杨金琪编著:《专利、商标、技术合同疑难案例评析》,中国物资出版社出版,1995 年版,第 111 页。
75 杨金琪编著:《专利、商标、技术合同疑难案例评析》,中国物资出版社出版,1995 年版,第 115 页。
76 程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003年版,第 162 页。
77 (2005)民三提字第 1 号。
78 (2002)沪二中民五(知)初字第 11 号。
79 “发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。
1、程永顺、罗李华:《专利侵权判定――中美法条与案例比较研究》,知识产权出版社 2003 年版。
2、尹新天著:《专利权的保护》,专利文献出版社 2005 年版。
3、郑成思著:《知识产权论》,法律出版社,2003 年 10 月第 3 版。
4、冯晓青著:《知识产权法哲学》,中国人民公安大学出版社,2003 年 1 版。
5、程永顺、罗李华著:《专利侵权判定》,专利文献出版社 1998 年版。
6、李琛著:《论知识产权法的体系化》,北京大学出版社 20005 年版。
7、高德步著:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社 1999年版。
1、赵元果主编:《中国专利法的孕育与诞生》,知识产权出版社,2003 年版。
2、曹建明主编:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社 2002 年版。
3、杨金琪编著:《专利、商标、技术合同疑难案例评析》,中国物资出版社出版,1995 年版。
4、冯小青主编:《知识产权法前沿问题研究》,中国人民公安大学出版社 2004年版。
5、冯晓青、杨利华主编:《知识产权法学》2005 年版。
6、张乃根编著:《美国专利法判例选析》,中国政法大学出版社 1995 年版。
1、马浩:《美国专利实践中的等同原则》,载《专利法研究》专利文献出版社 1996 年版。
2、曲三强:《专利侵权归责的等同原则研究》,载《现代财经》,2002 年第 9期。
3、吴汉东:《法哲学家对知识产权法的哲学解读》,载《法商研究》,2003年第 5 期。
4、刘惠明:《试论确定专利保护范围的等同原则》,载《外国法译评》,1999年第 4 期。
5、刘继祥:《试论专利侵权诉讼中等同原则的适用》,载于程永顺主编:《专利侵权判定实务》,法律出版社 2002 年版。
6、冯晓青:《知识产权法基础理论若干问题研究(上)》,载与《湘江法律评论》,湖南人民出版社 2003 年版。
7、张泽吾:《论整体等同理论与全部技术特征原则,载于《科技与法律》,2004 年第 4 期。
8、吴汉东:《关于知识产权制度的经济学思考》,载与《法学》2000 年第 4期。
9、高德步著:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社 1999年版。
10、江镇华:《关于“等同物”的探讨》,载于《知识产权》,1996 年第 4 期。
11、李明德:《美国专利法中的等同理论——希尔顿化学公司案述评》,载于《外国法译评》,1999 年第 2 期。
12、刘洪:《谈专利侵权诉讼中的等同原则》,载于《法官论知识产权》,法律出版社 1999 年版。
13、董红梅:《等同侵权行为的判断》,载于《知识产权》2004 年第 2 期。
14、吴汉东:《关于知识产权制度的经济学思考》,载与《法学》2000 年第 4期。
鲁灿:《专利侵权的判定原则》,华东政法学院法律硕士学位论文,2004 年。